Лицензионный договор

Лицензионный договор – это сделка, которая регулирует отношения между правообладателем объекта интеллектуальной собственности и лицом, которое желает воспользоваться преимуществами стороннего интеллектуального труда. Заключенное соглашение защищает интересы каждой из сторон, предоставляет возможность уладить спорные моменты, определяет границы полномочий и срока действия лицензии. 

Стороны могут заключить исключительный или неисключительный лицензионный договор. Если в соглашении не прописан вид лицензии, она считается неисключительной (п. 2 ст. 1236 ГК РФ).

По исключительной сделке правообладатель не может выдать лицензию другим лицам (пп. 2 п. 1 ст. 1236 ГК РФ). Также он не может самостоятельно использовать результат интеллектуального труда в тех пределах, в которых предоставлена исключительная лицензия. Но в документе можно прописать и другие правила (п. 1.1 ст. 1236 ГК РФ).

Неисключительный договор позволяет правообладателю предоставить лицу право на использование результата интеллектуальной деятельности с сохранением за собой возможности выдать лицензию и другим субъектам (пп. 1 п. 1 ст. 1236 ГК РФ). Такая лицензия может быть также открытой — это означает, что сделка заключается в упрощенном порядке и является договором присоединения, а условия лицензии доступны неопределенному кругу лиц. По умолчанию открытая лицензия считается безвозмездной (пп. 1, 3 ст. 1286.1 ГК РФ).

В лицензионном договоре в любом случае нужно согласовать его существенные условия (п. 1 ст. 432 ГК РФ):

• предмет соглашения;
• способы использования объекта;
• вознаграждение за его использование;
• другие условия, если по заявлению одной из сторон по ним необходимо достигнуть согласия.

Для согласования предмета договора нужно описать объект, право на использование которого передается, указать его полное название и индивидуальные характеристики. Кроме того, прописывают реквизиты патента или свидетельства, которые удостоверяют права на зарегистрированный объект (пп. 1 п. 6 ст. 1235 ГК РФ). Если описание объекта очень объемное, его можно включить в приложение к основному документу.

Нужно удостовериться, что все формулировки в отношении зарегистрированных объектов, в частности, транслитерации зарубежных имен и названий, совпадают с данными госреестров. Иначе в Роспатенте не зарегистрируют предоставление права (пп. «в» п. 17, пп. «в» п. 3 правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.12.2015 № 1416).

Также можно заключить лицензионный договор, предусматривающий предоставление права использования объекта, который будет создан в будущем. В этом случае предмет соглашения должен быть индивидуализирован так, чтобы можно было определить конкретный объект на момент предоставления права его использования (п. 47 Постановления Пленума Верховного Суда от 23.04.2019 № 10).

Кроме того, в договоре нужно установить способы использования объекта, которые не противоречат закону и которые готов разрешить правообладатель (п. 1, пп. 2 п. 6 ст. 1235 ГК РФ).

За основу можно взять типовые открытые перечни, установленные законодателем в отношении нужного сторонам объекта:

• для произведений, включая и программы ЭВМ — из п. 2 ст. 1270, ст. 1261 ГК РФ;
• для изобретений, полезных моделей и промышленных образцов — из п. 2 ст. 1358 ГК РФ;
• для товарных знаков — из п. 2 ст. 1484 ГК РФ.

Если в договоре не закрепить какой-то определенный способ использования объекта, он не будет считаться предоставленным (п. 1 ст. 1235 ГК РФ).

Что касается вознаграждения за использование объекта, то в договоре стороны фиксируют его размер или порядок вычисления либо согласовывают условие о безвозмездности данной сделки.

Форма вознаграждения может быть любая, закон не ограничивает стороны в их выборе. Однако на практике обычно используют две формы (п. 5 ст. 1235 ГК РФ):

• паушальный платеж — фиксированный и разовый;
• роялти — регулярные платежи в фиксированном размере или в виде процентных отчислений от полученного дохода.

В одном договоре допускается закрепить комбинированное вознаграждение: и роялти, и паушальный платеж. Это поможет учесть финансовые интересы обеих сторон.

Также можно прямо предусмотреть в соглашении его безвозмездность, поскольку закон позволяет такой вариант (п. 5 ст. 1235 ГК РФ, п. 40 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10). Однако если стороны сделки — коммерческие фирмы, которые заключают исключительный лицензионный договор и при этом лицензия действует на территории всего мира весь период действия исключительного права, плату за нее в любом случае придется закрепить в документе (п. 5.1 ст. 1235 ГК РФ).

В ситуации когда в договоре нет размера вознаграждения или порядка его вычисления и не зафиксировано, что он безвозмездный, то при определенных условиях данную сделку могут счесть незаключенной (п. 5 ст. 1235 ГК РФ, п. 40 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10).

Если стороны заключили соглашение в отношении товарного знака, им нужно также указать список товаров, в отношении которых он действует (п. 1.1 ст. 1489 ГК РФ).

Если какое-либо из существенных условий не согласовано, договор может быть признан незаключенным. Однако сторона, которая подтвердила действие соглашения, к примеру — приняла исполнение от контрагента, не может ссылаться на то, что договор не заключен (пп. 1, 3 ст. 432 ГК РФ, п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 49).

Лицензионный договор в ряде случаев может заключаться в упрощенном порядке. Тогда не потребуется согласовывать все существенные условия, как в рядовом договоре. Так, предоставляя права на программное обеспечение для ЭВМ, можно изложить все условия лицензии на экземпляре программы или его упаковке, а также в электронном виде. Тогда пользователь примет их на условиях присоединения (п. 5 ст. 1286 ГК РФ). Для открытой лицензии на произведения науки, литературы, искусства или неисключительной лицензии на объекты смежных прав цену нужно оговорить, только если лицензия не будет безвозмездной (пп. 1, 3 ст. 1286.1, п. 2 ст. 1308 ГК РФ).

Закон обозначает и ряд других важных условий лицензионного соглашения, помимо существенных. Стороны могут согласовать свою позицию по ним и закрепить ее в договоре. Если этого не сделать, то применят правило, установленное законом. Среди таких аспектов вид и срок действия сделки.

Сторонами лицензионного договора выступают (п. 1 ст. 1235 ГК РФ):

• лицензиар — обладатель исключительного права на результат интеллектуального труда или средство индивидуализации;
• лицензиат — лицо, которому передается возможность использовать такой объект.

При письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому субъекту (п. 1 ст. 1238 ГК РФ). Такая конструкция носит название сублицензионного договора.

Срок лицензионного договора – это период, в течение которого будет действовать выданная лицензия. Если в документе не установлено условие о сроке, то по общему правилу он считается заключенным на пять лет (п. 4 ст. 1235 ГК РФ).

При этом срок сделки не может быть больше срока действия исключительного права на объект. У каждого объекта он свой. Так, для изобретений этот период составляет 20 лет (п. 1 ст. 1363 ГК РФ), а для товарных знаков — 10 лет с даты подачи заявки (п. 1 ст. 1491 ГК РФ). Для ноу-хау точный срок не определен, и право на него действует до тех пор, пока сведения, которые составляют его содержание, остаются конфиденциальными (ст. 1467 ГК РФ).

Если срок в лицензионном договоре больше периода действия исключительного права, то соглашение считается заключенным только на срок действия этого права (п. 39 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10).

Когда стороны не хотят ограничивать лицензию точным сроком, можно написать в договоре, что право использовать объект предоставляется на весь период действия исключительного права на него. Указывать срок действия права не нужно. В таком случае, когда срок действия права будет продлен в установленном порядке, произойдет  автоматическая пролонгация лицензионного договора (Позиция Суда по интеллектуальным правам, п. 39 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10). 

Обычно такой договор составляется в письменной форме, иначе он будет ничтожен (п. 37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10). Устная форма возможна лишь для соглашения о предоставлении права использовать произведение в периодическом печатном издании (п. 2 ст. 1286 ГК РФ).

В ряде случаев закон предусматривает упрощенный порядок заключения сделки на предоставление неисключительной лицензии, которая признается договором присоединения:

• для произведений науки, литературы или искусства — условия лицензии должны быть доступны неопределенному кругу лиц и размещены так, чтобы лицензиат ознакомился с ними перед началом использования. В лицензии может быть указано, какие действия считаются акцептом ее условий (п. 1 ст. 1286.1 ГК РФ);
• для программ ЭВМ и баз данных — условия лицензии должны быть изложены на экземпляре программы или базы данных, на его упаковке, в электронном виде. Пользователь начинает использовать программу или базу данных и тем самым соглашается заключить договор на предложенных условиях (п. 5 ст. 1286 ГК РФ). 

Госрегистрации подлежит передача прав по лицензионному договору, если ей подлежит и соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (абз. 2 п. 2 ст. 1235, п. 2 ст. 1232 ГК РФ). Порядок и условия такой регистрации устанавливаются российским правительством (п. 2 ст. 1232 ГК РФ).

Госрегистрация осуществляется по заявлению сторон договора. Заявление может быть подано как обеими сторонами сделки, так и одной из сторон (п. 3 ст. 1232 ГК РФ).

Права по лицензионному договору считаются предоставленными с момента госрегистрации их предоставления. При этом обязательственные отношения из договоров, предоставление прав по которым необходимо регистрировать, возникают независимо от регистрации (п. 37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10).

Несоблюдение требования о госрегистрации не влечет недействительности договора. В такой ситуации предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации считается несостоявшимся (п. 6 ст. 1232 ГК РФ, п. 37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10).

Государственной регистрации подлежит предоставление права использования следующих объектов интеллектуальной собственности:

• изобретений, полезных моделей, промышленных образцов (п. 2 ст. 1369 ГК РФ);
• товарных знаков и знаков обслуживания (п. 2 ст. 1490 ГК РФ);
• селекционных достижений (ст. 1414 ГК РФ);
• топологий интегральных микросхем (если топология была зарегистрирована по желанию правообладателя) (п. 1 ст. 1452, п. 2 ст. 1460 ГК РФ).

В отношении зарегистрированных программ для ЭВМ или базы данных госрегистрации подлежит, в частности, переход исключительного права. Предоставление права использования программы для ЭВМ или базы данных государственной регистрации не подлежат (п. 2 ст. 1235, п. 7 ст. 1232, п. 5 ст. 1262 ГК РФ, п. 103 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10).

За регистрацию передачи права на использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации взимаются патентные и иные пошлины (п. 1 ст. 1249 ГК РФ). 

По лицензионному договору передается право на использование результата интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации их правообладателем другому лицу. Кроме того, в подобной сделке может содержаться обязательство совершить это в будущем.

Речь в соглашении может идти о предоставлении правообладателем прав на товарный знак, программное обеспечение для ЭВМ, на патент. Перечень охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации установлен п. 1 ст. 1225 ГК РФ. Не допускается заключение лицензионного договора в отношении фирменного наименования компании (п. 2 ст. 1474 ГК РФ). 

Лицензионное соглашение можно расторгнуть на общих основаниях расторжения договоров, если иное не установлено в разделе VII ГК РФ и не следует из содержания или характера исключительного права (п. 2 ст. 1233 ГК РФ). Так, лицензионный договор можно разорвать при его существенном нарушении другой стороной (п. 2 ст. 450 ГК РФ). Иногда расторгнуть договор можно при существенном изменении обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении.

Но для лицензионного соглашения есть и специальные основания его прекращения. Правообладатель может в одностороннем порядке отказаться от лицензионного договора если:

• лицензиат существенно нарушил обязанность выплатить лицензионное вознаграждение в установленный срок (п. 4 ст. 1237 ГК РФ);
• лицензиат-издатель не начал использовать произведение в установленный издательским лицензионным соглашением срок (п. 1 ст. 1287 ГК РФ);
• лицензиат, получивший права по открытой лицензии, предоставил третьим лицам право использовать произведение или новый, созданный лицензиатом на его основе, объект за пределами своих прав или на иных условиях, чем в лицензии (п. 4 ст. 1286.1 ГК РФ).

Кроме того, как лицензиар, так и лицензиат вправе немотивированно отказаться от заключенного на неопределенный срок лицензионного договора в отношении ноу-хау (п. 2 ст. 1469 ГК РФ). Расторгнуть лицензионное соглашение можно теми же способами, что и любой другой гражданско-правовой договор (п. 2 ст. 1233 ГК РФ):

• по взаимному согласию сторон (п. 1 ст. 450 ГК РФ);
• в судебном порядке по требованию той стороны, у которой есть основание для судебного расторжения (п. 2 ст. 450 ГК РФ);
• через одностороннее прекращение договора при наличии для этого общих или специальных оснований (пп. 1, 2 ст. 310, п. 1 ст. 450.1 ГК РФ).

Ниже представлен образец лицензионного договора. Он подготовлен на примере ситуации, когда по лицензии передаются права на использование изобретения. Такой договор следует составить в письменной форме, иначе его признают недействительным (п. 1 ст. 1369, п. 2 ст. 1235 ГК РФ).

Предоставление по договору права на зарегистрированный объект нужно регистрировать. Право считается предоставленным с момента госрегистрации (п. 2 ст. 1369, п. 2 ст. 1232 ГК РФ, п. 37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10).